近年来，LED行业中许多公司发起了专利侵权诉讼，也有越来越多的公司成为专利侵权诉讼的被告。仅在过去3年间，全美地区法院和国际贸易委员会(“ITC”)受理的涉及LED技术的诉讼就数以百计。整个供应上的大小型零售商和造商均被卷入诉讼中。

本小编在各法院为大量LED专利侵权案提供过抗辩。本文介绍了本小编的抗辩策略，以及在美国的外国造商和供应商在这些抗辩策略诉讼中的应用。

 一、亚洲实体可能在哪里被起诉？

直到近年，诉讼中的原告才被允许在美国的任何地区法院提起专利侵权诉讼，只要被告在该区域销售产品。因此，如果被告产品在全美销售，原告几乎能够选择任何地区法院起诉被告，即便被告公司在当地只有零星业务甚至没有任何业务。原告通常喜欢选择的法院是得克萨斯州东区地区法院，原因是该法院执行一些对原告较为有利的诉讼程序，比如限简易判决以及允许宽泛和加快的证据开示操作。[1]针对美国的被告，最高法院最近结束了“任何地方起诉”的做法，并判决只能在下列地方起诉美国的被告：(i)被告被指控发生侵权行为之地，且被告在该地有固定营业场所；或(ii)被告注册成立之地。[2]

外国被告就没那么幸运。事实上，在TC Heartland案中，最高法院并没有更改针对外国被告进行宽泛管辖的法令，即“若被告不是美国居民，则可在任何司法管辖区被起诉。”[3]这一做法在最近 In re HTC Corp., 889 F.3d 1349(联邦巡回上诉法院 2018)案中得到了联邦巡回上诉法院的确认。为避免在有利于原告的地区法院被起诉，外国被告得知可能被起诉的时候，可考虑在更有利的地区法院提起确认诉讼，要求法院确认不侵权和专利无效。当然这也意味着外国被告同意了该法院的管辖权，因此在起诉前应当慎重考虑。

对一些在美国没有公司的外国造商而言，原告通常选择起诉其在美国的下游客户或零售商，而不是直起诉外国造商。在这种情况下，被告有可能将案件转到更有利的法院进行审理，然而这取决于企业之间的关系。比如在最近的一个案件中，笔者为一家美国全国性美国LED零售商和其在中国的关联方提供抗辩，我们让法院驳回了对其中一个被告的起诉，然后将案件移送到了对剩下的被告更有利的法院。诸如此类的策略可能非常有效，尤其对在美国有子公司或客户/零售商作为共同被告的亚洲公司而言。

 二、供应协调：赔偿

在采购合同中约定如果采购商面临侵权索赔时，供应商向采购商承担赔偿责任是很常见的。在美国的有些交易，法律还确规定了赔偿。[4]赔偿条款通常规定如果有侵权诉讼，供应商应为采购商提供抗辩。有些赔偿条款允许供应商参与甚至控诉讼案件。不管哪方控案件，供应商和采购商之间必须充分配合，以作出最佳抗辩，并确保呈交全部所需证据。事实上，采购商通常对供应商提供的商品的技术方面知之甚少，只有供应商才有相关技术文件以及专门知识，来定不侵权和专利无效的抗辩策略，不管该供应商是否被列为被告。因此，知悉被控侵权后，供应商和采购商应尽早开始协调诉讼策略。

 三、供应协调：共同利益方和IPR中的实际利益方

提起双方审(“IPR”)程序挑战专利的有效性，可极大地改变诉讼各方的形势，并且使被告拥有抗辩优势，因为在IPR程序中被判定无效的专利比在诉讼中被判定无效的专利多得多。[5]在提起IPR程序时，供应商与采购商之间对诉讼的控程度可能至关重要。首先，法律要求IPR申请人必须确定全部“实际利益方”(“RPI”)。[6]其次，若申请人、申请人实际利益相关方或共同利益方被提起侵权诉讼已超过1年，则IPR程序将不被受理。[7]

虽然法律对于申请人的RPI或“共同利益方”没有提供确的定义，但是联邦巡回上诉法院最近提供了一些指导性意见。实际利益相关方的评判标准是申请人是否在该方的请求下提起该程序。[8]确定一方为利益相关方的主要因素是其资助、指导、及/或控IPR程序。[9]关于确定一方是否属于共同利益方，专利和商标局的上诉委员会采取较为灵活的判断标准来评判该方与申请人是否足够“亲近”以至于判决的结果对他们都产生影响并受禁止反言的约束。”[10]与RPI的判定类似，确定利益共同方的因素包括：非申请人一方是否‘控或可能控某一方参与IPR程序’，以及非申请人一方是否负责资助和指导某一方参与IPR程序。”[11]

若要避免IPR申请的缺陷(比如，未包括所有RPI)或时效已过期(比如，RPI或请求人共同利益方被提起诉讼超过1年之后才提起IPR请求，因此导致IPR申请不被受理)，则须慎重审阅和解释赔偿条款的权利与义务，这点至关重要。

 四、美国诉讼中外国供应商的证据开示

由于专利权人将诉讼被告扩展至下游的分销商和零售商，因此相关技术文件并不总是由被列为被告的一方持有、保管或控，而是在外国供应商手里。相比其他国家的诉讼度，美国允许提交的证据范围自由得多。如果外国供应商不熟悉美国的诉讼可能会措手不及。

在一些情况下，即便外国供应商不是案件当事方，他们也可能被要求提供证据。一种方法是通过供应协议本身的约定——若被告/采购商根据协议约定有权从其供应商获取相关文件，原告会主张被告/采购商对有关文件有足够“控权”，能获取和呈交该等文件作为诉讼证据。另一种方法是，原告向外国供应商在美国的子公司发送传票，主张子公司对相关文件有足够“控权”，能获取和呈交该等文件。这两种做法非常常见，但并不总能成功。法院会根据一家公司是否真正有权力和控力从另一家公司获取文件的形式和可操作性做出判断。

原告向获得境外造商的证据可采取的另外一种途径是根据《关于从国外调取民事或商事证据的公约》——通常指《海牙取证公约》(“HEC”)。[12]  然而，根据HEC寻求证据是一个相当漫长的过程，尤其是从中国寻求证据，过程可能长达6-12个月，而且不保证能获批。

另一个可操作的方法是被告与原告协商从外国造商寻求有限的证据披露。请谨记，诉讼中的采购商/被告通常需要从供应商获取证据，且与原告需要获取的范围相同，以证专利索赔无效。因此，协商从造商获取有限的证据通常能减少诉讼费用，并有助于对案件进行抗辩。

 五、总结

基于本小编所在团队办理涉及亚洲LED供应商及其客户的美国专利诉讼和知识产权案件的丰富经验，这些实体必须在美国专利侵权诉讼抗辩中密切协调——密切合作和协调可能就是胜利和失败的关键所在。

 注释：

[1]见例如Daniel Klerman和Greg Reilly, Forum Selling, 89 S. CAL. L. REV. 241, 251–70 (2016).

[2]TC Heartland LLC诉Kraft Foods Grp. Brands LLC, 137 S. Ct. 1514, 1521 (2017).

[3]见TC Heartland, 137 S. Ct. at 1520, n.2; 406 U.S. 706, 713-14 (1972); 28 U.S.C. § 1391(c)(3).

[4]U.C.C. § 2-312(3).

[5]见例如《重新审视IPR统计：是的，这是专利消灭场》| 专利代理人 https://www.patentattorney.com/ipr-statistics-revisited-yep-its-a-patent-killing-field/；《专利审判和上诉委员会有争议的诉讼之报告》 (2016)，编人：Fitzpatrick, Cella, Harper & Scinto。

http://www.postgranthq.com/wp-content/uploads/2014/10/PostgrantHQ_Reporter.pdf

[6]35 U.S.C. § 312(a)(2).

[7]35 U.S.C. § 315(b).

[8]Wi-Fi One, LLC诉Broadcom Corp., 887 F.3d 1329, 1336(联邦巡回上诉法院 2018)(引文省略)。

[9]同上

[10]同上

[1]同上，见第1337页(着重号是后加的)(引文省略)。

[12]截至本文发稿日，HEC有61个缔约方，包括中国、韩国、印度、德国、俄罗斯、及英国。

本文来自：一灯网